Vous ne portez sans doute pas attention, comme la plupart des gens d’affaires, aux documents généralement écrits en tous petits caractères, à l’endos des soumissions, bons de commandes et factures provenant de vos clients, fournisseurs et sous-traitants! Mais attention, il s’agit des conditions et modalités que votre client, fournisseur ou sous-traitant vous impose et qui s’appliqueront automatiquement si vous ne réagissez pas!

Alors que l’entreprise prudente va sans doute relire les petits caractères liés à l’achat d’un équipement de production de plus de plusieurs millions de dollars en provenance d’un fournisseur, personne ne fait vraiment attention aux achats de pièces de faible valeur entrant dans la production ou encore aux commandes régulières reçues de clients. Et c’est pourtant quand tout part de travers, parfois pour une simple pièce défectueuse de quelques dollars, que l’on se met alors à regarder quelles étaient ces fameuses conditions qui déterminent les droits des deux parties face à l’achat/vente.

Le bon de commande d’un client est lui aussi accompagné fréquemment de ce type de document et peut aussi souvent causer problème, puisque beaucoup des clients importants tentent d’uniformiser leur processus d’achat et ce que contient ces documents ne va pas nécessairement dans le même sens que la transaction de vente que vous souhaitez réaliser avec ce client.

Donnons quelques exemples

• La garantie offerte par votre fournisseur et celle demandée par votre client divergent, en termes de durée et de façon de la calculer. Si vous achetez une composante en Chine, garantie un (1) an à compter de la livraison au port de Shanghai, mais que vous offrez un (1) an de garantie à votre client à compter de l’installation de l’équipement qui contient cette composante, il devient évident que la garantie offerte par le fabricant chinois sera expirée avant la vôtre.

• Le client demande dans son document une garantie de deux (2) ans alors que la vôtre est seulement d’un (1) an, ou encore, prévoit que tous les frais de transport et autres dommages subis par le client doivent être payés par vous.

• Votre client a une petite clause lui permettant de modifier les spécifications, quantités, voire même d’annuler simplement la commande après que vous ayez débuté la production ou qu’elle lui a été livrée, pouvant même vous retourner le stock à vos frais. Ce type de clause est fréquent dans des contextes de vente aux grandes surfaces.

• Le client vous impose une pénalité et des intérêts pour tout retard de livraison (« just-in-time »).

• L’incoterm indiqué dans son document prévoit une livraison DDP, alors que vous vendez normalement EXW ou FCA.

• Le document indique que le paiement sera fait net 90 jours, 5% 10 jours, alors que vous exigez le pré-paiement avant livraison et un acompte à la commande.

• Votre client se donne le droit de retenir le paiement du prix de vente qui vous est dû, en tout ou en partie, dans certaines circonstances, ou encore de se faire justice lui-même en déduisant ce paiement de sommes qu’il prétend lui être dues pour tout autre motif.

Mais attention tout particulièrement aux clauses prévoyant qu’au cas de litige, ce sont les lois de votre fournisseur ou client qui s’appliqueront et que le procès ou l’arbitrage se déroulera dans son pays, à l’exclusion de tout autre tribunal. Une commande de 10 000 $ justifiera-t-elle un procès en Chine ou en France? Si vous ne faites pas changer ces clauses dans un contexte où vous êtes l’acheteur, par exemple, vous serez aussi seul devant les tribunaux canadiens à vous défendre contre un client insatisfait du produit défectueux de votre fournisseur et devrez intenter une nouvelle poursuite à l’étranger ou en arbitrage pour vous faire indemniser, et ce, suite aux décisions rendues par les tribunaux canadiens dont la Cour Suprême du Canada. Déjà que la qualité des produits que vous achetez de l’étranger connait parfois des ratés!

« Si vous n’êtes pas d’accord avec l’une ou plusieurs des clauses générales qui vous sont proposées par un fournisseur ou encore un client, vous devez les refuser clairement et en négocier d’autres, voire imposer les vôtres. »

Si vous n’êtes pas d’accord avec l’une ou plusieurs des clauses générales qui vous sont proposées par un fournisseur ou encore un client, vous devez les refuser clairement et en négocier d’autres, voire imposer les vôtres. À vous de faire votre contre-offre, relativement à chaque document reçu, pour constituer le contrat final où il devra être clair quels termes et conditions exacts et finaux s’appliquent.

En effet, les tribunaux canadiens ont indiqué que ce n’est pas leur rôle de se substituer aux gens d’affaires, qu’ils considèrent être des gens avertis décidant volontairement de contracter ensemble. Ce sont donc aux entreprises de négocier et de convenir des clauses qui régiront chacune de leurs transactions commerciales.

Attention aussi aux clauses non spécifiquement annulées par la dernière version qui aura été échangée, car ces clauses provenant de versions antérieures et sur lesquelles vous seriez demeurés silencieux risquent de survivre!

Contrairement aux transactions isolées, lorsque vous convenez des modalités d’achat et de vente dans le cadre d’un contrat distribution, qui constitue donc le contrat qui régira de très nombreuses transactions d’achat/ vente, il est important d’y prévoir une clause indiquant que les termes de votre contrat de distribution auront préséance et ne peuvent être modifiés par des documents de vente généraux ou standard utilisés par les parties postérieurement à la signature de l’entente de distribution.

En effet, il ne faut pas par exemple qu’après la signature d’un contrat de distribution de deux ans (qui prévoit toutes les modalités de vente, livraison, paiement, garantie, etc., pour chaque commande), ces termes puissent être simplement bafoués par une simple annexe à un bon de commande reçue d’un client et auquel les préposés du service des commandes n’auront pas réagi.

Vous n’avez ni le temps ni l’énergie pour discuter de ces détails? Tel que mentionné, les tribunaux canadiens et québécois vous reprocheront votre négligence à négocier les termes et conditions que vous souhaitez et vous imposeront donc de vivre avec la documentation existante. Prenez donc quelques moments pour faire le point avec votre équipe et vous doter de mécaniques visant à revoir les textes qui vous sont envoyés, pour y trouver les pièges les plus fréquents qui vous guettent.

Pensez aussi à bâtir vos propres documents modèles, ce qui vous permettra de les proposer ou de les imposer dans vos transactions. Ce type de document doit être rédigé par un avocat spécialisé, qui saura notamment vous faire des recommandations sur ce qui peut être le plus approprié pour votre entreprise, dans un contexte plus particulièrement de commerce international.

(2e de 6)

L’expansion du commerce international mondial, mais également Internet, entraînent inévitablement une expansion des entreprises canadiennes sur les marchés internationaux, donc pour les PME dont les moyens sont sensiblement plus limités en termes budgétaires pour exporter leurs produits et services à travers la planète. Les marques de commerce (noms, logos et slogans) utilisées pour la commercialisation des produits et services sont au cœur de l’opération. Et pourtant, une grande majorité d’exportateurs ne pensent même pas à protéger cet actif capital pour leur entreprise ou n’y prête que peu d’intérêt. Et pourtant…

QUELQUES STATISTIQUES ET ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

Selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI ou « WIPO ») dans son rapport 2015  « World Intellectual Property Indicators » :

• plus de 5 millions de marques de commerce ont été déposées, réparties sur les 124 bureaux nationaux;
• plus de 33 millions de marques seraient actives;
• la Chine, comptant pour les 4/5 des nouveaux dépôts de marques, avec plus de 18% d’augmentation sur l’année précédente, dont plus de 75 % auraient été déposées par des nationaux;
• une grande majorité de pays ont aussi connu une forte croissance des demandes d’enregistrement, dont le Brésil, par exemple;
• plus de 400 000 nouvelles marques de commerce, seulement aux États-Unis, déposées au registre fédéral américain par année au cours des récentes années.

On dénombre plus de 10 000 agents de marques de commerce participant, de tous les pays, au congrès INTA (International Trademark Association) annuellement et discutant des derniers développements des nouvelles règlementations dans leur pays, des problèmes de contrefaçon de marques et des méthodes pour la combattre, et de la façon de mieux pouvoir accompagner leurs clients respectifs sur les différents marchés.

La planète consomme. Les gens achètent en fonction d’une marque qu’ils recherchent, et ce, tant dans les milieux industriels que pour les produits de consommation. Les budgets de marketing et de commercialisation d’une PME se chiffrent facilement en dizaine et centaines de milliers de dollars.

Et pourtant, et toujours, les entreprises sont négligentes à se doter des protections minimales et à s’informer.

UN NOUVEAU MARCHÉ : QUELLE EST LA PREMIÈRE ÉTAPE ?

Lorsque vous attaquez un marché étranger, il faut d’abord s’assurer du fait que la marque que vous comptez utiliser y est disponible. En effet, si votre marque porte à confusion (ex : identique ou similaire visuellement ou phonétiquement) à une marque qui a été déjà enregistrée localement, vous ferez alors contrefaçon aux droits du propriétaire légitime qui pourra prendre des recours judiciaires et administratifs contre vous, dont notamment et dépendant des pays, injonction, recours en dommages et intérêts, saisie de vos produits, etc.

Certaines juridictions, telles que le Canada et les États-Unis, reconnaissent aussi les droits prioritaires des propriétaires qui ont utilisés leur marque avant vous. De bonnes recherches deviennent donc très importantes, non seulement des banques de données officielles telles celles de l’OPIC au Canada ou USPTO aux États-Unis, mais aussi plus élargies, couvrant des équivalents phonétiques et visuels, de même que pour tenter de déceler l’usage d’une marque non enregistrée, de voir s’il n’y a pas d’entreprise également utilisant ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial, de noms de domaines, etc. D’excellents produits de recherche spécialisés sont disponibles via les cabinets d’avocats de marques de commerce, mais selon le pays, la qualité et l’étendue des recherches préalables varieront énormément.

ENREGISTRER SA MARQUE DE COMMERCE

Il faut tout d’abord se protéger chez soi et donc la marque canadienne devient un incontournable. Dépôts d’une marque pour le ou les mots, puisque la forme visuelle logo variera dans le temps et que l’on désire s’assurer une forme de monopole sur ces mots en lien avec ses produits et services. Le logo également, quand il revêt une « distinctivité » graphique. Le slogan, s’il y en a un. Il existe également d’autres formes plus sophistiquées et c’est le travail de l’agent de marques de commerce de vous conseiller à cet égard.

La stratégie de protection face à l’internationalisation de la marque doit aussi être envisagée et discutée, en fonction des échéanciers de pénétration de divers marchés et des particularités de certains pays qui accordent le droit à l’enregistrement au premier à le demander (ex : Union européenne, Chine, etc.)

Les entreprises souhaitant exporter aux USA dans un horizon de 2 à 3 ans devraient dès le départ faire faire la recherche de disponibilité et aussi produire la demande pour ce pays. Beaucoup de produits prenant le chemin du Mexique via les USA, en plus de la forte croissance et du dynamisme que connait le Mexique, ce pays est aussi important à envisager.

L’Union européenne est aussi un marché d’importance. Un dépôt national (ex : France, Allemagne) peut être envisagé, mais la marque de l’Union européenne (appelée « marque communautaire » avant la réforme entrant en vigueur à la fin mars 2016), couvrant les 28 pays membres, est un excellent moyen de se protéger à un coût similaire à ce qu’il en coûterait pour 1 ou 2 pays seulement.

Une stratégie chinoise se doit d’être discutée, compte tenu de son importance, de même que les marchés spécifiques propres à chaque entreprise.

Chaque pays a ses propres formalités, plus ou moins bureaucratiques, faisant en sorte que les marques peuvent parfois être déposées dans la même journée ou encore devoir attendre que divers papiers circulent via les ambassades ou consulats, ministères, Chambre des notaires, notaires et traducteurs aux fins de légalisation.

Les coûts varieront également selon le pays et le nombre de classes internationales de produits et services visés par la marque. Certains pays sont définitivement plus coûteux que d’autres (ex : pays du Moyen Orient). Les délais de traitement varieront aussi dans le temps, de quelques mois à plus de 2 ans, selon les pays. Mais l’important est avant tout d’avoir déposé votre demande, puisque vous bénéficierai alors d’une priorité sur les demandes subséquentes. Les recherches préalables deviennent donc utiles en vue de tenter de jauger les risques de non-enregistrement de la marque, en raison des marques prioritaires dans le pays.

Vos avocats spécialisés en marques de commerce, s’ils bénéficient de réseaux structurés de cabinets associés ou correspondants à travers le monde, seront en mesure de vous escorter et simplifier ce qui serait un casse-tête pour l’entreprise.

ET QUOI DE NEUF RÉCEMMENT SUR LA SCÈNE DES MARQUES INTERNATIONALES?

En Chine, la Cour Suprême (China Supreme People’s Court) a récemment porté un sérieux coup à l’encontre d’une pratique extrêmement nuisible aux entreprises étrangères. Elle a en effet reconnu que les entreprises étrangères qui font fabriquer en Chine aux fins d’export hors Chine seulement, sans y faire des ventes, ne seront pas réputées faire de la contrefaçon à une marque enregistrée en Chine puisque pour qu’il y ait contrefaçon, les biens doivent entrer sur le marché chinois.

Ceci permettra sans doute de ralentir le flot des enregistreurs de mauvaise foi (« trolls ») qui déposaient des marques en attendant que les entreprises étrangères se voient dans l’obligation de leur racheter. Ces « trolls », certificat d’enregistrement en main, pouvaient en effet faire saisir les marchandises produites en Chine, même si destinées à l’exportation, avant cette importante décision.

Par contre, il faut bien comprendre qu’avec un marché de consommation interne aussi important que celui de la Chine, et qui ne cesse de se développer, l’entreprise canadienne sera carrément empêchée d’y vendre ses produits sous sa marque en présence d’un « troll » qui aura pris les devants.

Et croyez-moi, c’est extrêmement fréquent et lucratif pour ces entreprises chinoises qui en font le commerce. Donc si vous pensez vendre en Chine, pensez enregistrement.

Quant à l’Union européenne, de nouvelles dispositions entrent en vigueur à la fin mars 2016 et viendront modifier notamment la base de tarification (moins cher à la première classe de produits ou services, mais frais supplémentaires dès la seconde). Les entreprises qui y ont déjà des enregistrements auront également avantage à revoir exactement la nomenclature des marchandises et services qu’elles avaient indiquée dans leur enregistrement original et, au besoin, redéposer de nouvelles marques.

Les entreprises canadiennes y ayant enregistré des marques figuratives (logos), déposées en noir et blanc auraient aussi avantage à consulter pour s’assurer de l’impact de l’harmonisation effectuées en 2014 par les différents offices nationaux européens sur leurs logos, s’ils sont utilisés dans les faits sur le territoire de l’UE en couleur et non en noir et blanc.

Une importante réforme également du côté canadien, dont l’ensemble de la législation et de la règlementation devraient être effective dès 2018. Des frais gouvernementaux par classe rendront probablement les démarches plus coûteuses pour beaucoup d’entreprises. De plus, toute personne pourra simplement déposer la marque, sans avoir à prouver qu’elle l’utilise au Canada, pour en obtenir l’enregistrement.

Les enregistreurs de mauvaise foi (« trolls ») trouveront donc une terre d’accueil au Canada. Pour les entreprises canadiennes n’ayant pas encore enregistré leurs marques, le moment est bien choisi pour le faire avant l’entrée en vigueur de cette réforme, d’autant plus que la protection conférée par l’enregistrement diminuera également de 15 ans à 10 ans.

QUOI EN CONCLURE?

Les marques de commerce sont un actif d’une très grande valeur économique pour votre entreprise. Évitez également les ennuis liés aux recours judiciaires à l’étranger, sans parler des impacts en termes de coûts importants à devoir modifier tout le « branding » lié à un produit ou service, dans un contexte de litige qui peut durer des années.

Et n’oubliez pas qu’une stratégie de protection des marques de commerce doit être aussi couplée d’une stratégie de protection quant aux noms de domaines, qui ne reposent pas sur les mêmes bases, quant à l’enregistrement, que les marques de commerce, mais peuvent certainement aussi causer des casse-têtes majeurs aux entreprises.

À vos marques… prêts!